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Nullità e decadenza

Per tutto l’arco della durata di un marchio comunitario, il titolare può decadere dai suoi diritti oppure il marchio può essere dichiarato nullo. L'UAMI ha competenza esclusiva per quanto concerne le domande dirette di decadenza o di nullità. I tribunali degli Stati dell'Unione europea possono tuttavia dichiarare la decadenza o la nullità di un marchio comunitario allorché la questione è sollevata dinanzi ad essi in via riconvenzionale nell’ambito di un'azione di contraffazione basata su tale marchio. L’espressione generica “cancellazione del marchio” può essere utilizzata con riferimento alle procedure di decadenza e nullità in generale.

Domanda di decadenza
Una domanda di decadenza è un procedimento avviato da terzi allo scopo di far decadere il titolare del marchio comunitario dai suoi diritti e può basarsi sui seguenti motivi:

  • se il marchio, nei cinque anni successivi alla registrazione o per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; oppure
  • se, per l’attività o l’inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato; oppure
  • se, a seguito dell’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico.

 

Le domande di decadenza possono essere presentate via fax o tramite posta, utilizzando il modulo di domanda che dev’essere compilato secondo le istruzioni contenute nelle note esplicative.

Domanda di nullità
Si tratta di un procedimento che può essere avviato da terzi sulla base di due diversi tipi di cause di nullità: cause di nullità assoluta e cause di nullità relativa.

Un marchio comunitario può essere dichiarato nullo per cause di nullità assoluta:

  • se il marchio è stato registrato nonostante l’esistenza di uno o più impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7 RMC;
  • se al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede*. È questo perlopiù il caso in cui il richiedente, depositando la domanda di registrazione di marchio comunitario, persegue fini illeciti.

 

Un marchio comunitario può essere dichiarato nullo per cause di nullità relativa:

  • se è possibile invocare gli impedimenti relativi alla registrazione di cui all’articolo 8 RMC, ossia allorché ricorrono gli stessi motivi per cui è possibile presentare opposizione;
  • se esiste un altro diritto anteriore in uno Stato membro che permette di vietare l’utilizzazione del marchio in questione, in particolare il diritto al nome, il diritto all’immagine, il diritto d’autore e il diritto di proprietà industriale.

 

Le domande di dichiarazione di nullità possono essere presentate via fax o tramite posta, utilizzando il modulo cartaceo di domanda che dev’essere compilato secondo le istruzioni contenute nelle note esplicative.

Domanda di decadenza o di nullità nei confronti di registrazioni internazionali che designano la CE
Quando è presentata una domanda di decadenza o di nullità nei confronti di una registrazione internazionale che designa la CE, qualsiasi riferimento contenuto nelle Direttive di annullamento dell’UAMI ai marchi comunitari dev’essere inteso come relativo anche alle registrazioni internazionali che designano la CE.

*Il diritto comunitario in materia di marchi non fornisce una definizione di malafede. Nella sua prassi decisionale, la divisione Annullamento ha statuito, tra le altre cose, che con il termine “malafede” si può intendere un “comportamento disonesto che non verrebbe fatto rientrare nell’ambito di una condotta commerciale accettabile” (decisione della divisione Annullamento del 10 ottobre 2004, MC ER n. 2386126). In particolare, si è stabilito che la nozione di malafede è da intendersi come il contrario della buona fede, ossia una condotta che solitamente implica o comporta, a titolo meramente esemplificativo, una frode effettiva o presunta, o l’intenzione di fuorviare o ingannare qualcuno o qualsivoglia altra condotta disonesta. Concettualmente, si può considerare la malafede un’intenzione disonesta presente al momento del deposito della domanda di marchio.