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Nulidad y caducidad

Durante la vida jurídica de una marca comunitaria, su titular puede verse privado de sus derechos como consecuencia de una declaración de caducidad o nulidad. La OAMI tiene competencia exclusiva sobre las solicitudes directas de caducidad o nulidad. Los tribunales de los Estados miembros de la Unión Europea pueden, sin embargo, declarar la nulidad o la caducidad de una marca comunitaria cuando la cuestión se plantea ante ellos a título reconvencional, en relación a una acción por violación basada en la misma marca. El término más genérico “anulación" se utiliza para referirse con carácter general tanto a los procedimientos de caducidad como de nulidad.

Solicitud de caducidad
Una solicitud de caducidad es una acción presentada por terceros para solicitar una declaración de caducidad de los derechos del titular de la marca comunitaria por motivo de que:

  • el titular no ha hecho un uso serio de la marca durante los cinco años posteriores al registro o durante un periodo de cinco años consecutivos, y no hay causas justificativas para la falta de uso; o
  • como consecuencia de la actividad o inactividad del titular, la marca comunitaria ha adquirido carácter genérico respecto a los productos y servicios para los que está registrada; o
  • a consecuencia del uso realizado por el titular de la marca comunitaria, esta pueda inducir al público a error.

Las solicitudes de caducidad de las marcas comunitarias pueden presentarse por fax o por correo utilizando nuestro formulario en papel junto con las notas explicativas para cumplimentarlo.

Solicitud de declaración de nulidad
Se trata de una acción que puede ser interpuesta por terceros y estar fundamentada en dos tipos diferentes de motivos para la nulidad: absolutos y relativos.

Se podrá declarar la nulidad de la MC alegando motivos absolutos en los siguientes casos:

  • cuando la MC haya sido registrada a pesar de existir uno o varios motivos absolutos para la denegación como se establece en el art. 7 del RMC
  • cuando el solicitante actúe de mala fe* al presentar la solicitud. Esto hace referencia principalmente al supuesto de que el solicitante presente una solicitud respecto a la marca con fines ilícitos.

Se podrá declarar la nulidad de la MC alegando motivos relativos en los siguientes casos:

  • cuando puedan alegarse los mismos motivos de denegación relativos, tal como se establece en el art. 8 del RMC, es decir, los mismos motivos por los que pueda presentarse un escrito de oposición
  • cuando exista en un Estado miembro otro derecho anterior que permita la prohibición del uso de la marca en cuestión. Esto hace referencia, en especial, a los derechos al nombre, derechos a la imagen, derechos de autor y derechos de propiedad industrial.

Las solicitudes de declaración de nulidad de marcas comunitarias pueden presentarse por fax o por correo utilizando nuestro formulario en papel junto con las notas explicativas para cumplimentarlo.

Petición de caducidad o nulidad contra Registros Internacionales que designan a la CE
Cuando se presente una petición de caducidad o nulidad contra un Registro Internacional que designa a la CE, toda referencia en las directrices de anulación de la OAMI a las marcas comunitarias se entenderá que incluye los Registros Internacionales que designen a la CE.

*La expresión “mala fe” no ha sido definida en el derecho de marcas comunitarias. En su jurisprudencia, la División de Anulación ha afirmado, entre otras cosas, que mala fe puede interpretarse por "hecho de carácter fraudulento incompatible con las prácticas mercantiles aceptables” (decisión de la División de Anulación de 10 de octubre de 2004, MC ER nº 2386126). En concreto, se ha declarado que mala fe es la antítesis de buena fe y que generalmente implica, entre otras cosas, fraude efectivo o indirecto, intención de confundir o engañar a un tercero, u otros motivos fraudulentos. Conceptualmente, se puede entender “mala fe” como una intención fraudulenta en el momento de la presentación.