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Estensione di un marchio comunitario fuori della UE

Una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario registrato possono essere utilizzati come base per estendere la protezione a livello internazionale attraverso una domanda di registrazione internazionale. Questa procedura è disciplinata dal sistema del Protocollo di Madrid, che offre ai titolari/richiedenti un marchio comunitario la possibilità di proteggere il marchio in una serie di paesi, oltre agli Stati membri dell’UE, semplicemente depositando una domanda attraverso il proprio ufficio nazionale o regionale dei marchi.

Il Protocollo di Madrid è uno strumento essenziale per la protezione dei marchi nel mondo intero. Si tratta di un sistema di registrazione internazionale amministrato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), che ha sede a Ginevra. In vigore dall’aprile 1996, il Protocollo è stato sottoscritto da molti paesi di tutto il mondo, tra cui la maggior parte degli Stati europei singolarmente, oltre che da Stati Uniti, Giappone, Australia, Cina, Russia e, nell’ottobre 2004, dalla Comunità europea in quanto tale.

Qualora il marchio di base selezionato sia una domanda o registrazione di marchio comunitario, la domanda internazionale dev’essere depositata direttamente presso l’UAMI. Per poter utilizzare l’UAMI come “ufficio d’origine”, il titolare/richiedente il marchio comunitario deve avere la cittadinanza/nazionalità di un paese dell’Unione europea. In alternativa, il titolare/richiedente il marchio comunitario deve avere nell’Unione europea il domicilio o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, per cui non tutti i titolari/richiedenti il marchio comunitario possono depositare domande di registrazione di marchi internazionali sulla base di un marchio comunitario.

Per depositare una domanda internazionale, è obbligatorio utilizzare uno dei seguenti due moduli (si raccomanda l’uso delle versioni dei moduli dell’OMPI adattate dall’UAMI):
  • il modulo UAMI EM 2 in una delle 22 lingue ufficiali dell’UE, disponibile in due versioni. La prima versione del modulo dell’UAMI è quella appositamente prevista per le domande presentate in una delle tre lingue contemplate dal Protocollo (francese, spagnolo e inglese). La seconda è riservata alle domande redatte nelle altre lingue dell’UE.
  • il modulo OMPI MM2 in inglese, francese o spagnolo.

La domanda internazionale può essere depositata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione europea, con l’obbligo tuttavia di indicare una lingua del Protocollo di Madrid (francese, inglese o spagnolo). Per richiedere la registrazione internazionale è necessario versare all’UAMI una tassa di trasmissione di 300 EUR. Le tasse connesse con le domande di registrazione internazionale devono essere versate direttamente all’OMPI. I pagamenti destinati all’OMPI ma pervenuti all’UAMI saranno restituiti ai richiedenti.

Prima di inoltrare la domanda di registrazione internazionale all’Ufficio internazionale, l’UAMI ne verifica il contenuto e la completezza. L’UAMI è tenuto a notificare all’OMPI qualsiasi cambiamento di rilievo che possa avere ripercussioni sul marchio comunitario durante il periodo di dipendenza, vale a dire cinque anni a decorrere dalla data della domanda internazionale.

È possibile aggiungere più paesi nella registrazione internazionale (dopo che l’OMPI ha provveduto alla registrazione) e richiedere tale aggiunta all’UAMI in qualità di ufficio d’origine; la cosa più semplice, tuttavia, è depositare le designazioni successive direttamente presso l’Ufficio internazionale dell’OMPI.