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Extension d'une MC en dehors de l'UE

Une demande ou un enregistrement de marque communautaire peut servir de base à l’élargissement de la protection de la marque au reste du monde par le biais d’un enregistrement international. Cette possibilité, régie par le système du protocole de Madrid, permet aux titulaires et aux demandeurs de marques communautaires d’étendre la protection de leurs marques à d’autres pays que les États membres de l’Union européenne sur simple présentation d’une demande directement auprès de leur propre office national ou régional des marques.

Le protocole de Madrid est un instrument essentiel de la protection des marques au niveau mondial. Ce système d’enregistrement international est administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) dont le siège se situe à Genève (Suisse). Il est en application depuis avril 1996 et a été ratifié par de nombreux pays du monde entier, parmi lesquels la plupart des pays européens, les États-Unis, le Japon, l’Australie, la Chine, la Russie et, en octobre 2004, la Communauté européenne en tant que telle. Pour de plus amples informations, cliquez ici.

Lorsque la marque de base est une demande ou un enregistrement de marque communautaire, la demande internationale doit être déposée directement auprès de l’Office. Pour utiliser l’OHMI comme office d’origine, le titulaire ou le demandeur de la marque communautaire doit être un ressortissant d’un pays de l’Union européenne. Autrement, le titulaire ou le demandeur de la marque communautaire doit avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou un domicile dans l’Union européenne. Tous les titulaires ou demandeurs de marque communautaire ne sont donc pas en mesure de déposer une demande d’enregistrement international basée sur une marque communautaire.

Le dépôt d’une demande d’enregistrement international doit être impérativement effectué en utilisant l’un des deux formulaires suivants (il est recommandé d’utiliser les versions adaptées à l’Office des formulaires de l’OMPI):

  • Le formulaire EM 2 de l’Office disponible dans l’une des vingt-deux langues officielles de l’Union européenne et pour lequel existent deux versions différentes. La première concerne les demandes déposées dans l’une des trois langues du protocole (français, espagnol ou anglais). La deuxième concerne les demandes déposées dans l’une des autres langues de l’Union européenne. Ces deux versions sont disponibles en cliquant ici. Pour de plus amples informations, cliquez ici.
  • Le formulaire MM2 de l’OMPI en anglais, français ou espagnol, disponible en cliquant ici

La demande internationale peut être déposée dans n’importe quelle langue officielle de l’Union européenne. Il faut toutefois indiquer une langue du protocole de Madrid (français, anglais ou espagnol). Une taxe de transmission de 300 EUR doit être acquittée auprès de l’Office au moment du dépôt de la demande internationale. Les taxes relatives aux demandes internationales doivent être directement versées à l’OMPI. Tout paiement dû à l’OMPI envoyé à l’Office sera renvoyé au demandeur.

L’Office vérifie le contenu et l’exhaustivité de la demande internationale puis la transmet au Bureau international. L’Office est tenu de notifier à l’OMPI toute modification pertinente affectant la marque communautaire pendant la période de dépendance (cinq ans à compter de la date de la demande internationale).

Vous pouvez ajouter d’autres pays à votre demande internationale (une fois celle-ci enregistrée par l’OMPI) sur requête introduite par l’intermédiaire de l’Office en qualité d’office d’origine. Il est toutefois plus simple de formuler les désignations postérieures à l’enregistrement international directement auprès du Bureau international de l’OMPI.