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L'Ufficio per la registrazione dei marchi, disegni e modelli dell'Unione europea
Siete qui: Home > Marchi > 12. Domande sulla procedura di registrazione dei marchi internazionali (Protocollo di Madrid)
12.1.Che cos’è il Protocollo di Madrid?
12.2. Che cosa si intende per collegamento tra Protocollo di Madrid e sistema dei marchi comunitari?
12.3.Quale ruolo svolge l'UAMI?
12.4. Quale ruolo svolge l'OMPI?
Capitolo 12 A) Registrazioni internazionali che designano la Unione europea
12.A.1.È possibile designare la Unione europea in una domanda internazionale?
12.A.2. È necessario un rappresentante?
12.A.3. Qual è il costo della designazione della Unione europea in una domanda internazionale?
12.A.5.Qual è la procedura di registrazione?
Capitolo 12 B) Domande internazionali basate su un marchio comunitario
12.B.1. È possibile basare una domanda internazionale su un marchio comunitario?
12.B.2. È necessario un rappresentante?
12.B.3. Qual è il costo del deposito di una domanda internazionale?
12.B.4. Quale modulo va usato?
12.B.5. Qual è la procedura seguita quando l'UAMI funge da ufficio d'origine?
12.1. Che cos’è il Protocollo di Madrid?
Il Protocollo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi è un trattato amministrato dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (“OMPI”), con sede a Ginevra. In vigore dall'aprile 1996, il Protocollo è stato sottoscritto da molti paesi di tutto il mondo, tra cui la maggior parte degli Stati europei, gli Stati Uniti, il Giappone, l'Australia, la Cina, la Russia, nonché, nell'ottobre 2004, la Unione europea in quanto tale.
Il Protocollo di Madrid offre ai titolari di marchi la possibilità di estendere la protezione dei loro marchi in molti paesi grazie al semplice deposito di una domanda direttamente presso l'ufficio nazionale o regionale competente in materia di marchi.
Stati partecipanti all'Accordo di Madrid ed al Protocollo [EN]
12.2. Che cosa si intende per collegamento tra Protocollo di Madrid e sistema dei marchi comunitari?
A far data dall'adesione della Unione europea al Protocollo di Madrid, il sistema del marchio comunitario (“MC”) e il cosiddetto sistema di Madrid sono tra loro collegati; infatti, è ora possibile depositare una domanda internazionale basata su un MC oppure designare la Unione europea in una domanda internazionale.
12.3.Quale ruolo svolge l'UAMI?
In quanto ufficio regionale della Unione europea competente per la registrazione di marchi con efficacia nell'intera Unione europea, l'UAMI rappresenta il punto di contatto per l'OMPI in tutti gli iter di domanda internazionali che si fondano su un MC o nei quali viene designata la Unione europea. L'UAMI assume la veste di ufficio d'origine, quando una domanda internazionale si fonda su un MC, oppure di ufficio designato, nel caso in cui la Unione europea sia designata in una domanda internazionale la cui origine è altrove. Nell'ambito del sistema internazionale, il ruolo svolto dall'UAMI è equiparabile a quello degli uffici nazionali.
12.4.Quale ruolo svolge l'OMPI?
L'OMPI, attraverso il suo Ufficio internazionale, amministra il Protocollo di Madrid nonché l'Intesa di Madrid (i due trattati formano il cosiddetto sistema di Madrid). Allorché riceve una domanda internazionale da un ufficio d'origine, esso verifica in particolare che tutti i requisiti per il deposito siano soddisfatti e che i prodotti e servizi siano stati correttamente classificati. In caso affermativo, l'OMPI procede alla registrazione del marchio nel Registro internazionale e alla sua pubblicazione nella Gazzetta internazionale. L'Ufficio internazionale provvede in seguito a comunicare la registrazione internazionale agli uffici dei paesi designati.
L'Ufficio internazionale non accerta se il marchio sia di per sé conforme ai requisiti di protezione o se sia già stato registrato un marchio identico o simile; tali accertamenti sono di competenza degli uffici dei paesi designati.
Capitolo 12 A) Registrazioni internazionali che designano la Unione europea
12.A.1. È possibile designare la Unione europea in una domanda internazionale?
Oggi è possibile designare la Unione europea in una domanda internazionale, in quanto la Unione europea dispone di un ufficio regionale (l'UAMI) che amministra un marchio valido in tutto il territorio comunitario. La designazione della Unione europea in una domanda internazionale (o nell'ambito di una designazione successiva) consente di ottenere una protezione equiparabile, per quanto riguarda l'efficacia, a quella offerta da una domanda diretta di marchio comunitario.
12A.2.È necessario un rappresentante?
In caso di designazione della Unione europea in una domanda internazionale, non è necessario, in linea di massima, nominare un rappresentante dinanzi all'UAMI. Nondimeno, qualora alla domanda segua un rifiuto provvisorio, o più in generale, il titolare internazionale abbia necessità di intrattenere contatti diretti con l'Ufficio (per esempio nel caso di invio di documenti), sono applicabili le norme ordinarie in materia di rappresentanza (per ulteriori ragguagli, v. sul seguente link).
12.A.3. Qual è il costo della designazione della Unione europea in una domanda internazionale?
Occorre pagare le seguenti tasse (in franchi svizzeri):
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In caso di marchio individuale : |
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Per tre classi |
1 111 |
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Per ciascuna classe aggiuntiva |
192 |
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In caso di marchio collettivo : |
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Per tre classi |
2 070 |
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Per ciascuna classe aggiuntiva |
383 |
Gli importi di 1 311 e 2 441, previsti rispettivamente per i marchi individuali e collettivi, sono l'equivalente in franchi svizzeri delle tasse di deposito di un MC.
12.A.4. Quale modulo è possibile utilizzare per designare la Unione europea in una domanda internazionale o nell'ambito di una designazione successiva?
I moduli OMPI MM2, MM3 o MM4 sono disponibili all'indirizzo
http://www.wipo.int/madrid/en/forms/
12.A.5. Qual è la procedura di registrazione?
In caso di designazione della Unione europea in una registrazione internazionale, l'UAMI può rifiutare la protezione di un marchio entro 18 mesi dalla ricezione della domanda da parte dell'OMPI. Il rifiuto deve fondarsi su uno degli impedimenti (assoluti o relativi) in base ai quali può essere rifiutata una domanda di registrazione depositata direttamente presso l'UAMI.
Subito dopo aver ricevuto la domanda, l'UAMI ripubblica automaticamente la registrazione internazionale nel Bollettino dei marchi comunitari, in una nuova parte M dedicata esclusivamente alle registrazioni internazionali (v. Vademecum : http://oami.europa.eu/pdf/mark/vademecum-ctm-it.pdf).
In una domanda internazionale che designa la Unione europea occorre indicare una seconda lingua tra le lingue ufficiali dell'UAMI (spagnolo, tedesco, inglese, francese e italiano). In caso di mancata scelta di una seconda lingua, l'UAMI solleverà un'obiezione nei confronti della domanda e differirà la nuova pubblicazione fintantoché la seconda lingua sia stata correttamente indicata.
Le rivendicazioni di preesistenza e le ricerche sono trattate dall'UAMI in modo simultaneo. La preesistenza di una registrazione anteriore può essere rivendicata utilizzando un modulo ufficiale separato (MM17), da allegare alla domanda internazionale. L'accertamento relativo alla preesistenza si fonda unicamente sulla documentazione fornita dal richiedente.
In seguito alla nuova pubblicazione, l'UAMI invia richieste di relazioni di ricerca a livello comunitario in relazione alla domanda internazionale, secondo modalità identiche a quelle applicabili alle domande di MC.
Alla nuova pubblicazione segue immediatamente l'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione.
In caso di impedimento assoluto alla registrazione , l'UAMI è tenuto a inviare una notifica di rifiuto provvisorio all'OMPI entro 6 mesi dalla nuova pubblicazione. Il titolare della registrazione internazionale, qualora non abbia il proprio domicilio nella Comunità europea, dovrà nominare un rappresentante ivi domiciliato. In caso contrario, l'UAMI adotterà una decisione di rifiuto definitivo .
La prima comunicazione è inviata al titolare tramite l'OMPI. In seguito si instaura un canale di comunicazione diretto tra l'UAMI e il titolare o il suo rappresentante. Se l'obiezione non viene superata, al titolare viene notificata una decisione definitiva, che può essere impugnata dinanzi alle Commissioni di ricorso. Al termine della procedura di ricorso e una volta che la decisione è divenuta definitiva, viene trasmessa all'OMPI una notifica definitiva.
In caso di assenza di impedimenti assoluti alla registrazione , l'Ufficio emette una prima dichiarazione di concessione della protezione all'OMPI. Tale dichiarazione è inoltrata al titolare prima della pubblicazione nella Gazzetta internazionale e dell'iscrizione nel Registro internazionale.
Le opposizioni possono essere depositate nel periodo intercorrente tra il sesto e il nono mese successivo alla data della nuova pubblicazione. Le opposizioni depositate anteriormente a tale periodo saranno considerate come depositate il primo giorno di decorrenza del termine per l'opposizione.
Il deposito di un'opposizione comporta per l'UAMI la verifica della sua ammissibilità e la successiva notifica all'OMPI di un rifiuto provvisorio motivato dal procedimento di opposizione. L'Ufficio esamina l'opposizione e, al termine del procedimento relativo a quest'ultima (esperiti gli eventuali ricorsi) comunica all'OMPI l'esito finale: se la domanda di protezione sia stata rifiutata o accolta, per tutti o per parte dei prodotti e servizi.
Nel caso in cui nessuna opposizione venga depositata e sia stata inviata una prima dichiarazione di concessione della protezione, viene notificata all'OMPI una seconda dichiarazione di concessione della protezione.
All'accettazione della registrazione internazionale per quanto riguarda la Unione europea, segue la pubblicazione nel Bollettino dei marchi comunitari.
Ai sensi dell'articolo 159 RMC, qualora l'UAMI rifiuti la designazione della Unione europea contenuta nella registrazione internazionale, è possibile una sua trasformazione:
Capitolo 12 B) Domande internazionali basate su un marchio comunitario
12.B.1. È possibile basare una domanda internazionale su un marchio comunitario?
È possibile, a far data dall'adesione della Unione europea al Protocollo di Madrid, che un marchio comunitario funga da base per una domanda internazionale. In tal caso, l'UAMI agisce in qualità di ufficio d'origine e certifica l'identità tra il marchio comunitario (richiesto o registrato) e la domanda internazionale.
12.B.2. È necessario un rappresentante?
Il deposito di una domanda internazionale presso l'UAMI può avvenire in base agli stessi requisiti relativi alla rappresentanza applicabili in caso di domanda diretta di MC (per ulteriori ragguagli, v. sul seguente link ).
12.B.3. Qual è il costo del deposito di una domanda internazionale?
Una tassa di trasmissione di 300 euro da versare all'UAMI al momento del deposito della domanda.
( per ulteriori ragguagli, v. all'indirizzo http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ ).
Il modulo OMPI MM2 in inglese, francese o spagnolo (disponibile all'indirizzo http://www.wipo.int/madrid/en/forms/) oppure
il modulo UAMI EM 2 in una delle 22 lingue ufficiali, disponibile in due versioni. La prima versione del modulo dell'UAMI è quella per le domande presentate in una delle 3 lingue contemplate dal Protocollo (francese, spagnolo e inglese). La seconda versione è destinata alle domande redatte nelle altre 19 lingue (il modulo è disponibile, nelle due versioni, sul seguente link.
12.B.5. Qual è la procedura seguita quando l'UAMI funge da ufficio d'origine?
La domanda internazionale può fondarsi su un marchio comunitario registrato o su una domanda di marchio comunitario. Essa dev'essere depositata direttamente presso l'UAMI dal titolare del marchio o dal suo rappresentante. Il titolare o richiedente del MC deve essere cittadino di un paese dell'Unione europea o avere uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio o il proprio domicilio nel territorio dell'Unione europea.
Nel caso in cui la domanda internazionale sia redatta in una lingua ufficiale dell'Unione europea non contemplata dal Protocollo, occorre indicare una lingua prevista dal Protocollo di Madrid (francese, inglese o spagnolo), che sarà la lingua della domanda internazionale. Il richiedente, qualora non fornisca una traduzione dei beni e servizi, deve autorizzare l'UAMI a provvedere in tal senso.
L'UAMI verifica il contenuto e la completezza della domanda internazionale (in particolare per quanto riguarda i marchi, il titolare e la portata dell'elenco di prodotti e servizi).
Infine la domanda internazionale è inoltrata per via elettronica all'Ufficio internazionale dell'OMPI.