12. Fragen zur Registrierung internationaler Marken (Madrider Protokoll)

12.1. Was ist das Madrider Protokoll?

Das Madrider Protokoll zur internationalen Registrierung von Marken ist ein Vertrag, der vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf verwaltet wird. Das Protokoll gilt seit April 1996 und wurde seither von zahlreichen Ländern weltweit ratifiziert, einschließlich der meisten europäischen Länder, der USA, Japan, Australien, China, Russland, sowie im Oktober 2004 von der Europäischen Union (EU). Das Madrider Protokoll bietet Markeninhabern die Möglichkeit, ihre Marken in mehreren Ländern schützen zu lassen. Hierzu reichen diese einfach direkt bei ihrem zuständigen regionalen oder nationalen Markenamt eine Anmeldung ein.

Verbandstaaten des Madrider Abkommens und des Protokolls zum Madrider Abkommen [EN]

12.2. Was bedeutet die Verbindung zwischen dem Madrider Protokoll und dem Gemeinschaftsmarkensystem?

Seit dem Beitritt der Europäischen Union (EU) zum Madrider Protokoll besteht eine Schnittstelle zwischen dem Gemeinschaftsmarkensystem und dem so genannten Madrider System. Es ist somit möglich, entweder eine internationale Anmeldung auf der Grundlage einer Gemeinschaftsmarke einzureichen oder in der internationalen Anmeldung die EU zu benennen.

12.3. Welche Rolle spielt das HABM?

Da das HABM als regionales Amt für die Eintragung von Marken für die gesamte Europäischen Union (EU) zuständig ist, bildet es die zentrale Anlaufstelle für die WIPO in allen internationalen Anmeldeverfahren auf der Grundlage einer Gemeinschaftsmarke oder in Bezug auf die Benennung der EU. Das HABM agiert entweder als Ursprungsamt, wenn eine internationale Anmeldung auf eine Gemeinschaftsmarke gestützt wird, oder als Bestimmungsamt, wenn die EG in einer internationalen Anmeldung benannt wird, die nicht aus einem Land der EU stammt. Die Rolle des HABM im internationalen System ist mit der Rolle nationaler Ämter vergleichbar.

12.4. Welche Rolle spielt die WIPO?

Die WIPO verwaltet das Madrider Protokoll und das Madrider Abkommen (die zusammen das so genannte Madrider System bilden) über ihr Internationales Büro. Wenn eine internationale Anmeldung von einem Ursprungsamt eingereicht wird, prüft das Internationale Büro vor allem, ob alle Anmeldungsanforderungen erfüllt und die Waren und Dienstleistungen richtig klassifiziert sind. Ist dies der Fall, trägt sie die Marke in das internationale Register ein und veröffentlicht sie in der Gazette Internationale. Daraufhin setzt das Internationale Büro die Ämter der benannten Länder von der internationalen Registrierung in Kenntnis.

Das Internationale Büro prüft nicht, ob die Marke schutzfähig ist oder ob eine identische oder ähnliche Marke bereits registriert wurde. Diese Prüfungen sind Aufgabe der benannten Länder.

Kapitel 12 A) Internationale Registrierungen mit Benennung der EU

12.A.1. Kann ich die EU in einer internationalen Anmeldung benennen?

Es ist jetzt möglich, die Europäischen Union in einer internationalen Anmeldung zu benennen, da die EU über ein regionales Amt (das HABM) verfügt, das Marken verwaltet, die im gesamten Gebiet der EU gültig sind. Durch Benennung der EU in einer internationalen Anmeldung (oder einer nachträglichen Benennung) kann mit derselben Wirkung Schutz beantragt werden wie bei der direkten Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke.

12A.2. Benötige ich einen Vertreter?

Wenn in einer internationalen Anmeldung die EU benannt wird, ist es in der Regel nicht erforderlich, einen Vertreter vor dem HABM zu bestellen. Im Fall einer vorläufigen Schutzverweigerung oder allgemein, wenn der internationale Inhaber direkt mit dem Amt in Kontakt treten muss (z. B. bei der Einsendung von Unterlagen), gelten jedoch die üblichen Bestimmungen zur Vertretung (weitere Einzelheiten finden Sie unter der folgenden Internetseite).

12.A.3. Wie viel kostet die Benennung der EU in einer internationalen Anmeldung?

Die folgenden Gebühren sind (in Schweizer Franken, CHF) zu entrichten:

Bei Einzelmarken :
Für drei Klassen	1 111
Für jede weitere Klasse	192
Bei Kollektivmarken :
Für drei Klassen	2 070
Für jede weitere Klasse	383

Die Beträge 1 311 CHF für Einzelmarken und 2 441 CHF für Kollektivmarken entsprechen den Anmeldegebühren für Gemeinschaftsmarken.

12.A.4. Welches Formular verwende ich zur Benennung der EU in einer internationalen Anmeldung oder in einer nachträglichen Benennung?

Die Formulare WIPO MM2, MM3 oder MM4, die unter
http://www.wipo.int/madrid/en/forms/ verfügbar sind.

12.A.5. Wie läuft das Registrierungsverfahren ab?

Wenn in einer internationalen Registrierung die EU benannt wird, hat das HABM das Recht, binnen 18 Monaten nach Eingang der Anmeldung von der WIPO den Schutz einer Marke zu verweigern. Die Verweigerung kann aus den gleichen (absoluten oder relativen) Gründen erfolgen, die zu einer Ablehnung einer Anmeldung führen, die direkt beim HABM eingereicht wird.

Die internationale Registrierung wird unmittelbar nach ihrem Eingang unter dem neuen Teil M des Blatts für Gemeinschaftsmarken veröffentlicht, der ausschließlich Angaben zu internationalen Registrierungen enthält (siehe Vademecum : http://oami.europa.eu/pdf/mark/vademecum-ctm-de.pdf).

In einer internationalen Anmeldung, in der die EU benannt wird, muss der Anmelder eine zweite Sprache angeben, die eine der Sprachen des HABM ist (Spanisch, Deutsch, Englisch, Französisch oder Italienisch). Fehlt die Angabe einer zweiten Sprache, wird dies vom HABM beanstandet. Die Veröffentlichung erfolgt dann erst, wenn die zweite Sprache ordnungsgemäß angegeben wird.

Senioritätsansprüche und Recherchen werden vom HABM gleichzeitig bearbeitet. Die Seniorität älterer Registrierungen kann in einem gesonderten Formblatt (MM17), das der internationalen Anmeldung beizufügen ist, beansprucht werden. Die Seniorität wird ausschließlich anhand der vom Anmelder zur Verfügung gestellten Unterlagen geprüft.

Nach der ersten Nachveröffentlichung fordert das HABM den Gemeinschaftsrecherchenbericht für die internationale Anmeldung an. Das Verfahren ist dasselbe wie für Gemeinschaftsmarkenanmeldungen.

Die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse erfolgt unmittelbar nach der ersten Nachveröffentlichung der internationalen Registrierung im Blatt für Gemeinschaftsmarken.

Wenn ein absolutes Eintragungshindernis vorliegt, muss das HABM die Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung innerhalb von 6 Monaten nach der Nachveröffentlichung an die WIPO senden. Wenn der Inhaber der internationalen Registrierung keinen Wohnsitz oder Sitz in der EU hat, wird er aufgefordert, einen Vertreter zu bestellen. Tut er dies nicht, so teilt das HABM eine endgültige Schutzverweigerung mit.

Der erste Kontakt zwischen dem Amt und dem Inhaber der internationalen Registrierung (IR) wird über die WIPO hergestellt. Alle weitere Korrespondenz erfolgt unmittelbar mit dem Inhaber der IR-Marke oder seinem Vertreter. Räumt der Inhaber die Beanstandungen nicht aus, ergeht eine endgültige Entscheidung über die Schutzverweigerung an den Inhaber. Diese Entscheidung kann vor den Beschwerdekammern angefochten werden. Sobald das Beschwerdeverfahren abgeschlossen wurde und die Entscheidung rechtskräftig ist, wird eine abschließende Mitteilung an die WIPO gesendet.

Wenn keine absoluten Schutzhindernisse vorliegen , übermittelt das HABM dem Internationalen Büro der WIPO eine erste Mitteilung über die Schutzgewährung. Diese Mitteilung wird an den Inhaber gesendet, bevor sie in der Gazette Internationale veröffentlicht und in das internationale Register eingetragen wird.

Widersprüche sind innerhalb einer Frist von drei Monaten zu erheben und können zwischen dem 6. und dem 9. Monat nach dem Datum der ersten Nachveröffentlichung der internationalen Registrierung eingereicht werden. Widersprüche, die vor dem Beginn der Widerspruchsfrist eingehen, gelten als an dem ersten Tag der Widerspruchsfrist eingegangen.

Wenn ein Widerspruch eingelegt wird , prüft das HABM die Zulässigkeit und übermittelt dem Internationalen Büro der WIPO eine Mitteilung über eine vorläufige Schutzverweigerung aufgrund eines Widerspruchsverfahrens. Das HABM führt daraufhin das Widerspruchsverfahren durch und benachrichtigt, sobald eine rechtskräftige Entscheidung vorliegt, die WIPO über den Ausgang des Verfahrens (Schutzgewährung oder -verweigerung für alle oder einen Teil der Waren und Dienstleistungen).

Wenn kein Widerspruch eingelegt wird und eine erste Mitteilung über die Schutzgewährung versendet wurde, wird nun eine zweite Mitteilung über die Schutzgewährung an die WIPO übermittelt.

Wenn der internationalen Registrierung Schutz in der Europäischen Union gewährt wird, erfolgt eine weitere Veröffentlichung im Blatt für Gemeinschaftsmarken.

Wenn die Benennung der Europäischen Union in Bezug auf die internationale Registrierung vom HABM zurückgewiesen wird, besteht gemäß Artikel 159 GMV die Möglichkeit einer Umwandlung in:

>nationale Markenanmeldungen in EU-Mitgliedstaaten;
>Benennungen von EU-Mitgliedstaaten, die Vertragspartei des Madrider Protokolls sind (Möglichkeit des „opting back”).

Kapitel 12 B) Internationale Anmeldungen auf der Grundlage einer Gemeinschaftsmarke

12.B.1. Kann ich eine internationale Anmeldung auf eine Gemeinschaftsmarke stützen?

Ja, eine internationale Anmeldung kann auf eine Gemeinschaftsmarke gestütztwerden, da die EU dem Madrider Protokoll beigetreten ist. In diesem Fall agiert das HABM als Ursprungsamt, das bescheinigt, dass die Gemeinschaftsmarke (angemeldet oder eingetragen) und die internationale Anmeldung identisch sind.

12.B.2. Benötige ich einen Vertreter?

Eine internationale Anmeldung kann in Bezug auf eine Vertretung vor dem HABM unter den gleichen Bedingungen eingereicht werden wie für die direkte Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke (weitere Einzelheiten finden Sie unter der folgenden Internetseite.

12.B.3 .Wie viel kostet die Einreichung einer internationalen Anmeldung?

Bei der Einreichung der Anmeldung ist eine Übermittlungsgebühr in Höhe von 300 EUR an das HABM zu entrichten ( weitere Einzelheiten finden Sie unter http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ ).

12.B.4. Welches Formular kann ich verwenden?

Sie können entweder Formblatt MM2 der WIPO in englischer, französischer oder spanischer Sprache (abrufbar unter http://www.wipo.int/madrid/en/forms/) oder das HABM-Formblatt EM 2 in einer der 22 Amtssprachen verwenden, das in zwei Ausführungen verfügbar ist: Zum einen für Anmeldungen in den drei Sprachen des Madrider Protokolls (Französisch, Spanisch oder Englisch) und zum anderen für Anmeldungen in den übrigen 19 Sprachen (beide Ausführungen des Formulars sind unter der folgenden Internetseite)abrufbar.

12.B.5. Wie läuft das Verfahren ab, wenn das HABM als Ursprungsamt eingesetzt wird?

Die internationale Anmeldung kann auf eine angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarke gestützt werden. Die internationale Anmeldung muss vom Inhaber der Marke oder von dessen Vertreter direkt beim HABM eingereicht werden. Der Inhaber der Gemeinschaftsmarke bzw. der Anmelder muss Angehöriger eines EU-Mitgliedstaats sein oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung oder seinen Wohnsitz in der Europäischen Union haben.

Wenn die internationale Anmeldung in einer der Amtssprachen der Europäischen Union eingereicht wird, die nicht Sprache des Madrider Protokolls ist, muss eine Sprache des Protokolls (Französisch, Englisch oder Spanisch) als Sprache der internationalen Anmeldung angegeben werden. Wenn der Anmelder keine Übersetzung der Waren und Dienstleistungen einreicht, muss er dem HABM die Befugnis erteilen, die Übersetzung vorzunehmen.

Das HABM überprüft den Inhalt und die Vollständigkeit der internationalen Anmeldung (insbesondere in Bezug auf die Marke, den Inhaber und den Umfang des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen).

Das HABM leitet daraufhin die internationale Anmeldung in elektronischer Form an das Internationale Büro der WIPO weiter.